Registrazione marchio: una guida completa

Se sei un imprenditore o un’impresa in cerca di informazioni per il tuo marchio puoi saperne di più attraverso questo articolo che si propone di fornirti una panoramica.

In questa guida, esploreremo i passaggi essenziali per la registrazione del marchio, con un'attenzione particolare alla scelta di quelli non attaccabili che distinguano la tua attività. Indicheremo anche quei passaggi che è preferibile demandare ad un esperto della materia

Registrazione marchio, perché è importante?

Il marchio veicola l’identità della propria impresa, pertanto, registrarlo significa proteggere i propri valori aziendali. È una voce importante di bilancio, anche quando non è registrato, ed è importante scegliere un marchio c.d. “non attaccabile”.

Un marchio può essere dichiarato nullo anche dopo 10 anni di utilizzo, in quanto, gli uffici dei marchi non controllano i casi di nullità relativa che possono rendere attaccabile un marchio anche a distanza di tempo.

Cosa ne sarà a quel punto del marchio, e in particolare:

1) dell’identità dell’impresa,

3) delle attività svolte per rivolgersi al proprio target di riferimento,

4) degli eventuali investimenti sostenuti in pubblicità e marketing.

Prima di scegliere in modo definitivo il brand che dovrà rappresentare la propria azienda è importante interrogare un consulente di proprietà intellettuale (cliccabile) che effettui una ricerca approfondita e possa garantire all’imprenditore che il suo marchio sia effettivamente non attaccabile, oltre che privo di impedimenti assoluti e relativi.

Marchio registrabile

Una volta che si è certi di aver individuato un marchio non attaccabile è fondamentale procedere alla sua registrazione. In mancanza, infatti, si rischia di essere copiati o preceduti da altri, che potrebbero procedere alla registrazione del marchio prima di noi e utilizzarlo liberamente. Quali possono essere questi soggetti?

• un terzo,
• un nostro agente o rappresentante,
• un socio con cui siamo in conflitto,
• un’impresa concorrente.

Se l’imprenditore individua il suo marchio e un terzo lo registra, il primo resterà negli angusti confini del pre-uso del marchio di fatto, senza che si possa estendere.

Ricerca di anteriorità: perché è importante farla in modo approfondito

Un marchio deve essere diverso  e non confonibile con altri marchi registrati anteriormente da altri

Per evitare qualsiasi eventuale problema legale, sarà compito del consulente o dell’avvocato esperto in proprietà intellettuale fare una ricerca approfondita e mirata su marchi già registrati e simili a quello che vuole utilizzare l’imprenditore.

È fondamentale che la ricerca sia fatta consultando le banche dati pubbliche ed anche quelle specializzate, per non lasciare nulla al caso; inoltre è importante anche incrociare nomi, classi di Nizza e di Vienna, uffici, e status dei marchi.

Non tutti i marchi registrati che appaiono nelle ricerche sono marchi validi, pertanto, un imprenditore potrebbe pensare di rinunciare al suo brand, quando invece il suo marchio  non è attaccabile.

Per esempio questo può verificarsi, quando i marchi anteriori sono marchi scaduti da più di due anni. Oppure sono marchi decaduti o dichiarati nulli. 

Diversamente, anche nel caso di marchi anteriori validi, sono molti i casi in cui i titolari di questi marchi non possono attaccare una registrazione successiva. Per esempio questo accade quando il titolare di un marchio non può dimostrare un uso effettivo del suo brand negli ultimi cinque anni o oppure perché il suo logo è tutelato in classi merceologiche completamente differenti.

Al contrario, alcuni marchi già scaduti, possono continuare a conservare un residuo di validità, potrebbero infatti:

• valere come marchi di fatto, se ancora usati;
• rendere attaccabile il marchio successivo, per via di una presunzione di malafede, a cui spesso è difficile rispondere.

I marchi devono, dunque, essere nuovi e spesso solo un consulente o avvocato esperto nella materia della registrazione dei marchi, può garantirlo o può suggerire la strategia più idonea per evitare problemi da parte di terzi.

Marchi registrabili (H3)

Oltre alla caratteristica della novità e non confondibilità, il marchio deve essere capace di distingere i propri prodotti o servizi da quelli di un altra impresa. Deve essere– appunto - un segno distintivo.

Per esempi concreti si rimanda all’articolo dell’avv. Stamerra  “Distinzione tra marchi privi di carattere distintivo e marchi descrittivi”

Registrazione marchio: trovare quello giusto e i tipi di registrazione 

Procedere a registrare il proprio marchio in Italia è la scelta giusta se si decide di utilizzare il marchio solo entro i confini nazionali. Se diversamente si desidera estenderne l’uso a più di tre paesi europei, allora è consigliabile procedere con il marchio europeo, mentre nel caso di paesi extra-UE è bene ricorrere al marchio internazionale.

Una volta individuato il marchio giusto, dunque, che rispecchi l’identità dell’impresa, sia valido, distintivo, non confondibile con marchi anteriori e non attaccabile, è fondamentale procedere a registrarlo.

Registrazione marchio: i quattro tipi

1) Marchio italiano;

2) Marchio unico europeo;

3) Marchio internazionale;

4) Marchio estero.

Registrazione marchio in Italia

Per procedere alla registrazione in Italia bisogna accedere al sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy – Ufficio italiano brevetti e marchi, mediante lo Spid e depositare il marchio in formato .jpg, rispettando le dimensioni indicate. Bisogna poi allegare altri documenti, quali: la traduzione di eventuali parole in lingua straniera, la lettera di incarico, eventuali documenti di priorità, i quali devono essere firmati digitalmente.

In questa fase si devono indicare le classi corrette che limitano la protezione del marchio e le alre rivendicazioni: colori, elemento figurativo, tridimensionalità del marchio etc.

A questo punto è bene fare una precisazione: spesso molti soggetti scelgono di selezionare tutta la classe, credendo di avere maggiori opportunità di tutela, ma questo è altamente sconsigliato, perché apre la possibilità ad obiezioni da parte degli esaminatori, soprattutto stranieri e di conseguenza rende maggiormente attaccabile il marchio.

Questa regola delle classi vale in particolar modo per la registrazione del marchio all’estero, infatti, molti uffici, hanno classificazioni differenti e doverle adattare tutte in corso d’opera diventa davvero dispendioso.

Registrazione marchio europeo

La registrazione del marchio europeo vale in tutti e 27 gli Stati dell’Unione, come marchio Unico. Se è attaccabile o nullo, la protezione viene meno in tutti gli Stati. Non solo ma la presenza di una marchio simile in uno dei 27 paesi, può rendere attaccabile l'intero marchio europeo. La ricerca di anteriorità deve essere pertanto svolta in tutti gli Stati membri, per avere una garanzia di buon fine della registrazione del proprio marchio.

Registrazione marchio internazionale

Diverso è il caso della registrazione internazionale, la quale dà luogo ad un fascio di marchi ognuno dei quali avrà vita autonoma e dovrà essere esaminato dall’Ufficio di quel singolo paese.

Attraverso il Wipo (World International Property Organization) si può solo effettuare il deposito, l’estensione ad altri Stati, la limitazione delle classi, le annotazioni, le trascrizioni e il rinnovo, per il resto il marchio segue le norme e le procedure del paese selezionato.

E' fondamentale pertanto conoscerle, per evitare obiezioni.

Conclusioni

Proteggere il proprio marchio richiede una comprensione approfondita del processo di registrazione del marchio e delle leggi sulla proprietà intellettuale. Richiede anche la conoscenza del funzionamento di più uffici e sistemi di protezione del marchio e delle leggi in vigore nei diversi paesi di protezione: nazionale, europeo e internazionale.

Per richiedere una consulenza specializzata, i nostri avvocati esperti nella materia della proprietà intellettuale si trovano in Lombardia (Milano), Emilia-Romagna (Bologna) e Puglia (Lecce), ma forniscono consulenza su tutto il territorio nazionale e possono essere contattati qui

di avv. Valentina Stamerra