Il marchio della Licenziataria dopo la scadenza del contratto

La questione relativa alla validità della registrazione di un marchio da parte della licenziataria – specie quando il rapporto contrattuale con la titolare sia cessato – è stata affrontata dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 10064 del 29 dicembre 2025.

La controversia riguardava il segno “ROCHEM”, storicamente utilizzato da una capogruppo internazionale e oggetto di:

preuso consolidato come marchio di fatto da parte della holding;
registrazioni nazionali effettuate da società controllate nell’ambito del gruppo.

Una ex controllata italiana, già autorizzata all’uso del segno in regime di licenza, aveva registrato a proprio nome un marchio nazionale durante il periodo di appartenenza al gruppo. Dopo la fuoriuscita dal gruppo, la capogruppo aveva agito per:

1. ottenere il trasferimento della registrazione ex art. 118 c.p.i. (azione di rivendica);
2. in subordine, la nullità del marchio per carenza di novità;
3. in ulteriore subordine, la decadenza per non uso.

1. La registrazione del licenziatario è automaticamente invalida?
La risposta del Tribunale è chiara: no, non è automaticamente invalida.

Ai sensi dell’art. 118, co. 3, lett. a), c.p.i., il trasferimento del marchio può essere disposto solo se la registrazione è stata effettuata dal “non avente diritto”.

Secondo i principi richiamati in sentenza, chi agisce in rivendica deve dimostrare cumulativamente:

- di essere titolare di un marchio anteriore (anche di fatto);
- che il richiedente fosse agente o rappresentante del titolare;
- che il deposito sia avvenuto senza il consenso del titolare;
- che non sussistano ragioni legittime giustificative.

Il Tribunale di Milano ha escluso l’applicabilità dell’art. 118 c.p.i. proprio perché il deposito era avvenuto con il consenso della capogruppo.

In particolare, la registrazione era stata effettuata nel contesto di un rapporto di gruppo, con autorizzazione e nell’ambito di un assetto organizzativo condiviso. L’autorizzazione esclude il requisito essenziale dell’assenza di consenso.

Principio affermato

 Se il licenziatario registra il marchio con il consenso del titolare, non si configura una registrazione del “non avente diritto”.

2. E dopo la cessazione del rapporto di licenza?

Il punto più delicato è stabilire se la cessazione del rapporto comporti automaticamente l’invalidità della registrazione.

Nel caso esaminato:

- il marchio era stato registrato durante il rapporto;
- la successiva cessione societaria aveva incluso espressamente anche i diritti sul marchio;
- non risultava alcuna clausola che imponesse la retrocessione automatica del segno alla capogruppo.

Il Tribunale ha valorizzato il fatto che il marchio fosse stato oggetto di cessione nell’ambito di un’operazione societaria, elemento incompatibile con l’idea di un diritto meramente fiduciario e privo di autonomia .

Ne deriva che:

1. la validità della registrazione non viene meno automaticamente con la fine del rapporto di licenza;
2. occorre verificare il contenuto degli accordi intercorsi tra le parti.

3. Il ruolo del consenso e dell’assetto contrattuale

La decisione evidenzia un punto fondamentale: la disciplina non è solo quella dei marchi, ma anche contrattuale.

Se:

a. la registrazione è avvenuta con autorizzazione,
b. il marchio è stato inserito tra gli asset oggetto di cessione,
c. non esiste un patto di ritrasferimento automatico,

allora il licenziatario (o ex controllata) conserva la titolarità del marchio.

Diverso sarebbe il caso in cui:

a. il deposito fosse avvenuto senza consenso;
b. fosse dimostrato un accordo fiduciario con obbligo di intestazione formale;
c. fosse previsto contrattualmente il rientro del marchio alla cessazione del rapporto.

In assenza di tali elementi, la registrazione resta valida.


4. Il tema parallelo: il marchio di fatto e il “duopolio”

Un ulteriore profilo affrontato dal Tribunale riguarda il preuso del segno da parte della capogruppo.

È stato riconosciuto che:

1. la holding aveva utilizzato il marchio “ROCHEM” in via di fatto sin dagli anni ’70;
2. tale preuso le consentiva di continuare a utilizzare il segno nei limiti dell’uso precedente.

Tuttavia, ciò non comportava la nullità del marchio registrato dall’ex controllata, potendosi configurare un regime di coesistenza (c.d. “duopolio”), secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità .

5. Conclusioni: quando è valida la registrazione dell’ex licenziataria?

Alla luce della sentenza del Tribunale di Milano, si possono formulare le seguenti conclusioni:

 È valida se:

- il deposito è avvenuto con il consenso del titolare;
- non è provata la natura fiduciaria dell’intestazione;
- non esiste una clausola di ritrasferimento automatico;
- il marchio è stato oggetto di cessione come asset autonomo.

È invalida se:

- il deposito è avvenuto senza consenso;
- il licenziatario ha agito in violazione del rapporto di rappresentanza;
- sussiste un accordo fiduciario che esclude l’acquisto della titolarità;
* è configurabile malafede o abuso del rapporto.

 Risposta al quesito

La registrazione di un marchio da parte della licenziataria dopo la scadenza del contratto non è automaticamente invalida.

La sua validità dipende:

* dalla presenza o meno del consenso originario;

* dall’assetto negoziale complessivo.

La sentenza milanese ribadisce un principio di fondo: il diritto dei marchi non può essere utilizzato per sovvertire ex post un assetto negoziale consapevolmente accettato dalle parti.

In assenza di prova di una registrazione abusiva o senza consenso, la titolarità resta in capo al soggetto che ha validamente depositato il marchio, anche se il rapporto di licenza o di gruppo sia successivamente cessato.

Siamo solo in primo grado e non è detto che le cocnlusioni del Tribunale di Milano saranno ribaltate. Tuttavia questa sentenza è un monito per chi fa impresa a regolamentare con grande accuratezza il licencing dei propri marchi e a non affidarsi a moduli pre stampati.

Avv. Valentina Stamerra