Le rivendicazioni ben scritte blindano un brevetto?

Come scrivere rivendicazioni efficaci?​

Come la Cassazione ha recentemente precisato (Cass. 17 gennaio 2025, ord. n. 1160), le rivendicazioni hanno anche una funzione interpretativa, pertanto una rivendicazione scritta male, porta ad interpretazioni errate, e quindi a sentenze che non rispecchiano l'intento del brevetto oppure nei casi più gravi alla nullità del Brevetto.
Ecco alcuni punti fondamentali da tenere presenti nella scrittura delle rivendicazioni e che scardinano molti luoghi comuni e false credenze.

1.   Definizione del corretto perimetro di protezione

Le rivendicazioni sono l'unico elemento del brevetto che definisce legalmente l'ambito di protezione. In altre parole, determinano ciò che l'inventore può escludere dalla produzione, uso o vendita da parte di terzi. L’area più estesa, ovvero il perimetro esterno della protezione deve essere delineata nelle rivendicazioni indipendenti. Si deve demarcare chiaramente il confine con l’arte nota.

2.    Precisione e accuratezza nella scrittura

Rivendicazioni scritte in modo impreciso o ambiguo, contrariamente a quanto si crede, non rendono più ampio il brevetto, ma possono portare a una protezione insufficiente, lasciando spazio a concorrenti per aggirare il brevetto con modifiche minori. Bisogna pertanto utilizzare termini tecnici adeguati che non siano vaghi.

3.    Determinatezza

Rivendicazioni troppo ampie o che non riflettono adeguatamente l'invenzione effettiva possono rendere il brevetto vulnerabile a contestazioni di validità, sia da parte dell’esaminatore sia da parte dei giudici. Per tutelare le varianti si devono utilizzare altri strumenti come le rivendicazioni secondarie, scrivendole a cascata.

4.    Chiarezza

Rivendicazioni chiare e ben definite facilitano l'applicazione del brevetto in caso di violazione e consentono l’applicazione del principio dell’equivalenza; ed infatti in un'azione legale per contraffazione, le rivendicazioni sono il punto di riferimento per determinare se un prodotto o processo viola il brevetto.

5.    Assenza di rimandi​

È un abitudine sbagliata, pertanto quella di fare riferimenti generici alle figure o alla descrizione. Invece i disegni vanno citati nel modo corretto, con indicazione puntuale ai singoli elementi nominati nelle rivendicazioni, con numeri arabi consecutivi.

In sintesi, la capacità di redigere rivendicazioni precise e complete è essenziale per massimizzare il valore e l'efficacia di un brevetto, garantendo una protezione adeguata all'invenzione.

Quando le rivendicazioni consentono la tutela per equivalenti?​​

La Corte di Cassazione, nel caso sopra citato (Ordinanza n. 1160 del 2025) ha recentemente affrontato il tema della contraffazione per equivalenti, delle rivendicazioni brevettuali e della concorrenza sleale in una controversia riguardante la produzione e la commercializzazione di un portacandele ritenuto in contraffazione di un brevetto europeo convalidato in Italia.

In particolare, la Corte ha accolto solo un punto dell'impugnazione presentata contro la sentenza emessa in secondo grado, confermando la contraffazione per equivalenti del brevetto e confermando la condanna al risarcimento dei danni.

La questione centrale del caso riguardava l'interpretazione delle rivendicazioni brevettuali e il loro ruolo nella determinazione dei limiti della protezione conferita dal brevetto. La Corte ha sancito che le rivendicazioni sono l'elemento strutturale fondamentale del brevetto e che da sole devono essere sufficienti per delineare la protezione brevettuale. Descrizione e dei disegni allegati, possono chiarire alcuni aspetti, ma contengono un aspetto di scienza, mentre la protezione è demandata esclusivamente alle rivendicazioni.

Cambiano qualche termine delle rivendicazioni si può aggirare un brevetto?

No, l'idea che basti "cambiare qualcosa" per aggirare un brevetto è un'idea sbagliata per diverse ragioni, che la sentenza della Cassazione (ord. 1160 del 2025) sopra analizzata, aiuta a comprendere meglio:

Cosa è la contraffazione per equivalenti?​

Anche se un prodotto o processo non riproduce esattamente le rivendicazioni del brevetto, può comunque essere considerato contraffazione se svolge la stessa funzione, nello stesso modo, per ottenere lo stesso risultato. Questo è il principio della "contraffazione per equivalenti".
In altre parole, modifiche che non alterano la sostanza dell'invenzione non sono sufficienti per evitare la violazione del brevetto.

Come sono interpretate le rivendicazioni?

Le rivendicazioni non sono interpretate in modo letterale e restrittivo. Purchè siano scritte seguendo i 6 principi indicati all’inizio di questo articolo, i giudici possono considerare l’ambito di applicazione indicato nella descrizione e le varianti realizzative mostrate dai disegni e dalle rivendicazioni secondarie o dagli esempi concreti portati in descrizione per determinare l'ambito di protezione del brevetto.

Questo significa che modifiche che sembrano significative a prima vista potrebbero essere considerate irrilevanti dal punto di vista legale.

Le rivendicazioni coprono le varianti?

Le rivendicazioni possono essere redatte in modo ampio ma non vago per coprire diverse varianti dell'invenzione.
Un brevetto ben redatto include rivendicazioni che coprono le varianti prevedibili, rendendo difficile aggirarlo con modifiche minori. In particolare questo ruolo è demandato alle rivendicazioni secondarie o dipendenti.

Basta modificare le rivendicazioni per ottenere un nuovo brevetto?

No. Le modifiche apportate per ottenere un nuovo brevetto devono essere nuove e non ovvie per essere considerate valide.
Se le modifiche sono semplicemente una combinazione di elementi noti o una variazione ovvia dell'invenzione brevettata, non saranno sufficienti per ottenere un nuovo brevetto. E se anche lo si dovesse ottenere, il titolare dovrebbe chiedere una licenza obbligatoria del brevetto di base se senza di questo il nuovo prodotto non può funzionare.

Concorrenza sleale: protezione ancora più estesa

Anche se tecnicamente un prodotto modificato non viola il brevetto, potrebbe comunque essere considerato un atto di concorrenza sleale.

Le leggi sulla concorrenza sleale possono fornire ulteriori strumenti di tutela per l'inventore.
Anche quando le modifiche apportate a un prodotto evitano la contraffazione diretta di un brevetto, l’azione potrebbe essere considerata concorrenza sleale se si basa sullo sfruttamento indebito del vantaggio competitivo ottenuto dall'invenzione brevettata

In conclusione, aggirare un brevetto richiede molto più che semplici modifiche. Avendo una profonda comprensione del brevetto e della tecnologia anteriore, che consente di ben delineare la rivendicazione principale, conoscendo le leggi sulla proprietà intellettuale e la tecnica di scrittura delle rivendicazioni a cascata, si può ottenere una tutela anche molto ampia del proprio ritrovato.

Avv. Valentina Stamerra